当说明书中记载的区别技术特征及该区别技术特征带来的“技术效果”在实审阶段被审查员认为是“显而易见”的，怎么办？
作为一名专利代理人，创造性的三步法简直就是耳熟能详的每日必修课！而在提起三步法时，想必每个代理人脑海里立即浮现出的是《审查指南》中描述的“判断要求保护的发明相对于现有技术是否显而易见，通常可按照以下三个步骤进行：(1)确定最接近的现有技术……(2)确定发明的区别技术特征和发明实际要解决的技术问题……(3)判断要求保护的发明对本领域技术人员来说是否显而易见……”。
在实践中感受最深的是，在三步法的第三步“判断是否显而易见”的过程中，经常需要考虑的是发明是否取得预料不到的技术效果，如果有这样的效果，在创造性争辩过程中也会容易不少。然而在审查过程中，审查员通过检索往往会找到技术领域相同、技术方案看似相同、技术效果看似接近的对比文件。这时候，审查员也往往会认为本申请和对比文件的区别技术特征及该区别技术特征所带来的“技术效果”是“显而易见”的，怎么办？
下面，我们一起来看一个案例：
本申请
本申请涉及一种奥美拉唑肠溶胶囊，包括胶囊壳和容纳于该胶囊壳内的奥美拉唑微丸，其中所述微丸由内向外的结构依次为丸芯、碱层、隔离层、肠溶层、外层，还限定了各层的具体组成成分、用量和制备方法，所述丸芯的制备方法包括将奥美拉唑、糊精、羧甲基淀粉钠、磷酸二氢钠过筛得混合粉，以由聚维酮、水、磷酸二氢钠组成的粘合剂溶液在抛丸机中将丸芯混合粉造粒，从而制备丸芯。
**对比文件1 **
对比文件1公开了一种奥美拉唑肠溶胶囊，并具体披露了以下技术信息：
（1）母丸制备：称取原、辅料奥美拉唑7.0kg、淀粉18.86kg、糊精7.14kg、蔗糖12.28kg、碳酸钠3.08kg、羧甲基纤维素钠945kg，分别过80目筛；用纯化水8.4kg将2.8kg蔗糖溶解，加224g碳酸钠，搅拌均匀配成溶液；将奥美拉唑、淀粉、糊精、羧甲基纤维素钠、剩余的蔗糖和碳酸钠在混合机中混合；将干粉置LBZ-1000离心机流化包衣造粒机离心工作腔内，将溶液通过喷枪均匀喷向干粉，制成微丸，取18-24目之间的微丸作为合格母丸；将母丸在40-50℃进行热风干燥，干燥时间为3小时；收得合格母丸约45kg。
（2）隔离层包衣：称取羟丙甲纤维素3.6kg、滑石粉0.72kg、PEG-6000 0.54kg、纯化水32.4kg配制成隔离层包衣液，将制得的45kg微丸在LBL-200型流化床制粒包衣机中进行隔离层包衣，控制包衣物料温度35-45℃；包衣过程约2.5小时，包衣后的微丸过16目筛。
（3）肠溶层包衣：称取Kollicoat MAE 30DP 42.0kg、柠檬酸三乙酯1.26kg、二氧化钛1.4kg、滑石粉4.4kg和纯化水42kg，配制成肠溶层包衣液，继续将完成隔离层包衣的小丸完成肠溶层包衣，控制包衣物料温度35-40℃。包衣过程约9小时，包衣后的微丸过16目筛。
（4）微丸充填：检验微丸中奥美拉唑含量，按照20mg/粒计算微丸充填重量；用NJP-1200-A型硬胶囊充填机将微丸充入2号硬胶囊，并对充填好的胶囊进行抛光。
对比文件1还公开了三个胶囊样品的释放度和耐酸力效果，1个月时释放度分别为91.2%、90.5%、91.5%，耐酸力分别为94.5%、94.8%、95.0%，6个月时释放度分别为88.8%、88.2%、88.9%，耐酸力分别为94.2%、94.6%、94.9%。
审查员认为本申请的权利要求1与对比文件1的区别在于：（1）权利要求1中还包括外层，而对比文件1的最外层即肠溶层，同时微丸处方从内向外各层的质量比也不同；（2）各层中的原料及用量略有不同，所述的制备方法有所不同。
关于上述区别，审查员认为在对比文件1公开的母丸中将碳酸钠分为两部分，一部分与蔗糖溶液混合后包衣，一部分留于丸芯的技术启示下，本领域技术人员能够容易想到调整所谓“碱层”中的原料及用量，容易将碳酸钠用常见的磷酸钠盐（如磷酸二氢钠）替换，其他基于所谓的丸芯与碱层进行简单的变型，以及对于隔离层、肠溶层包衣中的辅料及其用量的选择，均是本领域技术人员根据对比文件1的教导，容易通过普通技术知识实现的，在确定配比的情形下，按照常规步骤和有限的试验即可得到权利要求1要求保护的制备方法，效果也是可以预见的。经过两次OA答复之后实审审查员驳回了本申请。
申请人将此案转入了我公司，笔者对此驳回决定提出了复审请求。复审请求中，笔者认为：本申请中的丸芯和对比文件1中的母丸在制备过程中都是将碱性钠盐分成了两部分，一部分与奥美拉唑等混合制得干粉，一部分与水等配成溶液，通过喷枪喷于干粉上。对比文件1的母丸实际上相当于本申请的丸芯，并不包括本申请的碱层。对比文件1也没有给出“将碳酸钠分成两部分使用”、“碱层的设置”可以解决“其在口服后2小时内不被释放和破坏，而在2小时能被充分及时释放”的启示，现有技术对此更没有给出任何教导。并进一步结合本申请的试验结果说明了本申请的权利要求1通过碱层的增加，解决了其在口服后2小时内不被释放和破坏、而在2小时后能被充分及时释放、稳定性更好的问题。
复审过程中，合议组接受了笔者的意见。首先，合议组认为，本申请的技术方案相对于对比文件1而言，实际解决的技术问题是如何解决现有奥美拉唑肠溶胶囊口服后释放不充分即使、稳定性差的问题。而根据对比文件1的记载，其要解决的技术问题是现有处方中使用塑化剂邻苯二甲酸二乙酯和乙醇所带来的产品质量和安全生产风险，从而提出了更换肠溶包衣材料以解决该技术问题的方案。由此可见，对比文件1与本申请要解决的技术问题不同。
其次，合议组认为对比文件1没有公开本申请权利要求1所述的包覆在丸芯之外的碱层结构，也没有公开或暗示增加碱层结构能够解决释放和稳定性问题，对于其他区别特征，对比文件1也没有给出教导。因此，在对比文件1的基础上，本领域技术人员没有对微丸增加碱层结构的动机，也不能显而易见地得到权利要求1请求保护的技术方案。并且根据本申请说明书记载的对比试验，可以看出，本申请增加碱层结构的技术方案在释放度即溶出度、耐酸力方面都达到了提高的效果。因此，本申请相对于对比文件1具备创造性。
最后结果
本申请获得专利权。
对以上案例进行小结
上述案例在实审阶段，所记载的区别技术特征及该区别技术特征所带来的技术效果“不幸”地被审查员认为是“显而易见”的。然而，又是什么使得这个案例最后得以授权呢？
细心的读者不难发现，在案件的复审过程中，合议组最重视的还是在现有技术中是否存在启示使得本领域技术人员将区别特征应用到最接近的现有技术以解决其存在的技术问题。在案例中，合议组认为对比文件1并不存在解决奥美拉唑口服后释放不充分、稳定性不好的问题。
以上案例也对专利撰写和审查意见答复的工作给出了一点小小的启示：
在申请撰写时，最重要的是找准申请相对于现有技术的创新点所在，以此为基础列出合适的技术效果，不能因为害怕可能被对比文件提及就减少应有的技术效果。在撰写时最好检索一下相关现有技术会很有帮助哦，了解现有技术从而才能够更有针对性的突出本发明的技术优势所在，毕竟有一句话叫做“知己知彼，百战不殆”嘛！
在答复审查意见时，要认真分析审查意见，找准审查员所评价的“区别技术特征”和“技术效果”之间的关系。
当今科学技术发展速度很快，审查员可能也无法时时保持站在本领域科学发展的前沿，因此，很多审查员的审查意见都不一定准确，比如对区别技术特征的认定不够准确等，所作出的审查意见也并非定论，他们只是提出自己的观点（或猜测）并希望申请人对自己的发明进行澄清和解释，从而辨明自己的审查意见是否正确。
专利代理人要充分利用这个机会，尽量地和申请人沟通，充分了解本申请的技术优势，并充分地将其展示给审查员，合理地分析现有技术是否存在获得本申请所要求保护的技术方案的“启示”。
专利代理人也要正视审查员的一些“事后诸葛亮”的意见，这是人之常情，毕竟审查员是看到本发明之后再做出判断的，不容易完全站在没有创造力的“本领域技术人员”的角度客观地进行判断。在这样的情况下更要充分的进行解释，使审查员意识到本发明的创造性所在。
此外，针对审查员的一些“属于公知常识/惯用技术手段”以及一些“通过有限次实验可以获得”的审查意见，也可以考虑提供一些公知常识类以及一些补充实验数据的证据，以证明现有技术无法“启示”本领域技术人员获得本申请。
当然，在实审阶段，必要时专利代理人也需要对权利要求进行适当地修改，此时要注意 禁止反悔原则，即专利权人如果在专利审批（包括专利申请的审查过程或者专利授权后的无效、异议、再审程序）过程中，为了满足法定授权要求而对权利要求的范围进行了限缩（如限制性的修改或解释），则在主张专利权时，不得将通过该限缩而放弃的内容纳入专利权的保护范围 ，为申请人争取最大的利益。